金杜知卓 | 将他人公司技术申请专利需承担赔偿责任
员工跳槽引发的法律纠纷众多，其中一种表现形式为员工将原单位未公开技术在新单位申请专利，使得真正的权利人反而面临实施技术可能有侵权风险的尴尬境地。为解决困境，常规的做法或为主张商业秘密侵权，或为提出专利无效；或者提出权属争议，要求将专利确认为自身所有。由于商业秘密侵权诉讼难度大、周期长，而专利无效又面临技术未公开的障碍，故提出专利权属纠纷，使得技术回归其本来应有的权利状态，且在技术已经申请专利公开的情况下，确保自身一定时间的独占权，是很多权利人在利弊权衡后的一种选择。
权属纠纷在案件性质上归属于确认之诉，故与商业秘密侵权纠纷的路径相比，难于在案件中主张经济赔偿。而真正的权利人为了拨乱反正，回归权利应有状态，必然会有相应的支出，尤其在员工及其新用人单位申请专利恶意极为明显，且有明显的阻碍真正权利人实施自有技术的行为的情况下，仅仅确认权利归属而无法令对方就其恶意注册行为付出代价，是权利人选择该路径的痛点。
在笔者代理的一起专利权属纠纷案件中，即艾默生电气（珠海）有限公司（下称“艾默生珠海公司”）诉深圳市艾阿尔电气有限公司（下称“深圳艾阿尔公司”）专利权权属纠纷案件，经深圳市中级人民法院一审，最高人民法院知识产权法庭二审，最终判决被告深圳艾阿尔公司名下名称为“热熔断器冲压装置”，专利号为ZL201020142264.8的实用新型专利归原告艾默生珠海公司所有，并同时判决被告深圳艾阿尔公司全额赔偿原告艾默生珠海公司在案件中主张的经济损失及维权合理开支共计人民币100万元。
本案，深圳市中级人民法院跳出窠臼，以在案件中维护公平正义为主旨，在认定被告具有明显恶意的前提下，实际考虑原告由于被告一系列恶意行为所遭受的巨大经济损失和付出的维权合理开支，突破性地在同案中一并全额支持了原告主张的经济损失和维权合理支出。此案开专利权权属纠纷案件中同时处理损害赔偿诉求之先河，对于制止专利恶意申请以及恶意行权作出了积极探索，并达到了非常有益的示范效果。本案亦因其通过个案判决倡导维护诚实信用原则的良好社会效果和示范效应，在近期深圳市中级人民法院公布的2021年深圳法院知识产权民事行政10件典型案例中，名列第2。
本案一审原告艾默生珠海公司隶属于世界知名的美国艾默生电气公司，其主营业务包括生产热熔断器，涉案专利“热熔断器冲压装置”是热熔断器制造过程中使用的生产工具。远在涉案专利申请之前（2010年），艾默生集团内的相关公司就长期使用涉案热熔断器冲压装置生产热熔断器，并仅在集团内部工厂使用，未申请专利。
2016年11月，一审被告深圳艾阿尔公司向广东省知识产权局投诉原告使用的热熔断器冲压装置侵犯了其涉案专利权，要求原告停止侵权。此时，原告方获知其合法拥有并长期使用的热熔断器冲压装置技术成果已被被告于2010年申请专利。为了应对被告的专利侵权指控并维护自身的合法权益，原告于2016年12月在深圳中院针对涉案专利提起专利权权属纠纷诉讼，并主张经济损失及维权合理支出共计一百万元。
在诉讼过程中，被告又于2018年8月基于涉案专利向广州知识产权法院起诉原告侵犯其专利权，要求原告停止侵权并赔偿经济损失及合理费用共计人民币5000万元。至此，深圳中院审理的权属纠纷案件成为解决一切问题的最核心程序，深圳中院的案件审理结果对于原告面临的高额赔偿案件的处理有至关重要的作用。
在案件长达三年的审理过程中，原告通过举证证明了如下事实：早在被告的专利申请日之前，原告关联公司就已经在生产经营活动中研发并长期使用涉案技术方案；被告涉案专利的发明人是原告关联公司的前员工，被告的法定代表人是原告关联公司的前高管，二人皆能够接触到涉案专利技术方案；技术方案并非被告独立研发，而是来自于原告关联公司。据此，本案专利权应当归属于原告所有。深圳中院经综合判断，在原告提交证据的基础上认可了上述事实，并确认了专利权属归属于原告。
就一般专利权权属纠纷案件而言，至此案件即可终结。针对原告提出的因被告将原告技术据为己有的损害赔偿要求，深圳中院进一步根据个案的特定事实，做出了全额支持原告主张的决定，从而成为本案的最大亮点。
如前文所述，权属纠纷案件作为确权案件，一般不会在同一案件中处理原告的损害赔偿请求。但是在本案一审程序中，深圳中院并未墨守成规止步于确权，而是援引《民法通则》第四条规定的诚实信用原则，对市场活动的参与者提出了在遵守社会公共利益和市场秩序的前提下善意、审慎地行使自己的权利，同时不可损害他人合法利益的要求，并且进一步援引《侵权责任法》第六条规定的侵权责任，认为被告将本属于原告的技术方案以自己的名义申请专利，后又向原告提起行政投诉及侵权之诉，具有主观恶意，构成侵权行为。
深圳中院进一步认为，将相关联的权属纠纷和被告的恶意侵权责任一并处理，有利于案件事实查明，节约诉讼资源，以及减少当事人的诉累。在原告提交的证据显示其仅是应对被告的一系列恶意行为所付出的合理维权支出便已经远超原告在本案中所主张的经济损失及合理支出金额的情况下，同时考虑到被告的明显主观恶意以及被告的行为必然会给原告生产经营造成损失，深圳中院在判决中一并全额支持了原告主张的经济损失及合理费用。
深圳中院的上述认定无疑是立足于本案特定事实下，符合司法精神，充分保护真正权利人利益的一种值得称道的做法。在知识产权领域，不诚实不信用的行为仍不在少数，商标领域的恶意抢注，专利领域的侵权仿冒，仍然屡见不鲜。而更有甚者，如本案情况，真正的权利人反而面临恶意专利申请人的侵权指控。如果仅仅是确认了权属，而不对被告不诚信的恶劣行为予以惩处，不但无法填平原告因此遭受的损失，也会在客观上鼓励越来越多的公司仿效这种行径，导致出现违法成本低而维权成本高，鼓励违法的不良社会影响和后果。在专利侵权相关纠纷中，针对专利权人的恶意起诉，如明知专利权无效而仍然据以提起专利侵权诉讼，从而被法院判决承担损害赔偿责任的司法判例并不罕见。比如远东公司案中，北京知识产权法院认为，四方如钢公司在无效宣告程序中已经主动放弃和修改涉案专利权利要求后，又基于此部分权利要求针对远东公司提起侵权诉讼的行为具有主观恶意【(2015)京知民初字第1446号】；在约翰迪尔案中，北京知识产权法院认为，赵国辉与约翰迪尔丹东公司的法定代表人在明知约翰迪尔中国公司在先销售的润滑油外包装造型的情况下，仍将与其造型基本一致的外包装申请为外观设计专利并起诉约翰迪尔中国公司，同样构成恶意诉讼【（2017）京73民初121号】。上述由于专利侵权诉讼引发的恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件判例中，被告即原专利权人均由于恶意提起专利侵权诉讼，被判决承担相应损害赔偿责任。
然而，在审判实践中，遭受知识产权恶意诉讼的一方通常需另案起诉，主张损害赔偿。这对于权利人构成了额外负担，即必须付出额外的时间成本和维权的费用成本。在本案及关联行政、民事诉讼程序中，被告基于原告拥有的技术成果申请专利，并且在明知其不具有涉案专利合法权利的情况下仍使用涉案专利投诉、起诉原告专利侵权，恶意明显，原告完全具有主张损害赔偿的权利。深圳中院考虑到本案的事实，以及可以对社会作出的弘扬正气、倡导创新、反对不诚信行为的正确指引，不仅在本案中确认原告拥有涉案专利权权属，并且突破性地在权属纠纷案件中全额支持原告有关经济损失赔偿和合理支出补偿的诉讼请求，使得原告的合法权益得到了真正、及时的维护。该做法也得到了最高人民法院知识产权法庭的认可，从而为权利人维权提供了新的思路。
联系作者
徐静
金杜律师事务所
知识产权部 合伙人
xujing@cn.kwm.com
朱书丹
金杜律师事务所
知识产权部 资深律师
zhushudan@cn.kwm.com
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