从欧美法律实践看《专利审查指南》新变化（下）

原创张鹏中伦视界

前情回顾

引言

2019年11月，国家知识产权局公布《专利审查指南》第二部分第九章修改草案（征求意见稿），对涉及计算机程序的发明专利申请的审查规则进行修改。此次修改的突出特点是，并非像历次修改一样对《专利审查指南》的相关部分举行局部修改调整，而是现行《专利审查指南》第二部分第九章第1-5节之后增加了完整的第6节，专门针对“包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请审查”作出相关规定。涉及人工智能、互联网+、大数据以及区块链等的发明专利申请，主要属于ICT产业（信息通信产业）的发明创造，上述规则修改将对ICT产业专利授权确权规则产生较大影响。中伦视界刊发拙作《从欧美法律实践看《专利审查指南》新变化（上）》，结合美国法律实践对相关规则演进和法律适用进行探讨。同时，欧洲也高度关注ICT产业发明创造的专利授权确权规则的修改完善，欧洲专利局于2018年修改《专利审查指南》完善与计算机程序相关的发明专利申请审查规则，对理解适用我国《专利审查指南》此次修改具有重要参照价值，本文结合欧洲专利局的审查实践进行比较分析。

一

包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利授权确权规则的比较分析

对于包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利授权确权规则一直是各国关注的难点问题。下面以欧洲最新审查规则和审查实践为例进行比较分析。《欧洲专利公约》第五十二条规定了“可以取得专利的发明”。其中，《欧洲专利公约》第五十二条第一款规定，“对于任何有创造性并且能在工业中应用的新发明，授予欧洲专利。” 第五十二条第二款规定，“下列各项尤其不应认为是第一款所称的发明：ａ）发现科学理论和数学方法；ｂ）美学创作；ｃ）执行智力行为、进行比赛游戏或经营业务的计划、规则和方法，以及计算机程序；ｄ）情报的提供。” 第五十二条第三款规定，“第二款的规定只有在欧洲专利申请或欧洲专利涉及该项规定所述的主题或活动的限度内，才排除上述主题或活动取得专利的条件。”可见，欧洲专利法律规则将计算机程序和智力活动的规则方法排除在专利法保护的客体范围内。

欧洲专利局《专利审查指南》对此进一步细化，2018欧洲专利局《专利审查指南》指出，《欧洲专利公约》第五十二条第一款规定的“发明”必须是具体的技术方案，第二款对排除在专利法保护客体之外的主题作出了非穷举性列举。在进行客体判断时，需要将权利要求保护的整体方案视为一个整体判断是否具有技术特征，这一判断是在不考虑现有技术状况的前提下进行的。只要具有技术特征，就需要评估每一个特征（包括技术特征和非技术特征）在发明中是否对要求保护的主题作出了贡献。

2018年欧洲专利局《专利审查指南》对专利保护排除的客体范围进行了修改。原《专利审查指南》G部分“专利性”第Ⅱ章“发明”第3节“排除的主题”明确排除在专利法保护的客体范围之外的主题包括，发现，科学理论，数学方法，美学创作，智力活动、游戏或者商业方案、规则和方法，计算机程序，信息呈现（主要包括用户界面和数据获取、格式和结构）。2018年欧洲专利局《专利审查指南》进行了修改，在“数学方法”部分增加了“技术应用”、“技术实施”，大幅调整“智力活动、游戏或者商业方案、规则和方法”的审查规则，在“计算机程序”部分增加了“计算机实施的发明”，包括信息建模、编程活动和编程语言，数据获取、格式和结构，并且将“数据获取、格式和结构”从原《专利审查指南》的“信息呈现”部分移入2018年新《专利审查指南》的“计算机实施的发明”部分。可见，上述修改都是与ICT产业涉及包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请相关。

第一，在“数学方法”部分增加了“技术应用”和“技术实施”。2018年欧洲专利局《专利审查指南》全面改写了原《专利审查指南》这一部分的内容，首先明确了“数学方法在解决各个技术领域的技术问题起着重要的作用”。并将规则明确为，如果权利要求仅仅涉及抽象的数学方法而不需要任何技术手段（例如仅仅制定数学方法的数据或者参数的技术性质），则排除在专利法保护客体之外；如果权利要求涉及使用技术手段（例如计算机）的方法或者设备，则该主题整体上具有技术特征从而不应排除在专利法保护客体之外。2018年欧洲专利局《专利审查指南》在“数学方法”部分增加了“技术应用”、“技术实施”。就技术应用而言，评估数学方法对发明作出的贡献时需要考虑该数学方法是否用于特定的技术目的，例如通过测量压实机的经过次数确定所需材料密度，属于用于技术目的的数学方法，而诸如“控制技术系统”的目的（并非特定的技术目的）并不足以赋予数学方法技术应用的特性。就技术实施而言，如果权利要求是针对数学方法的特定技术实施，并且有计算机驱动使得该数学方法特别适用于该实施，则该数学方法的技术实施符合保护客体要求。反之，如果数学方法并不用于技术目的并且技术实施并未超出一般实施的范围达到特定技术实施的程度，则不属于保护客体。

进而，2018年《专利审查指南》在该部分进一步针对人工智能和机器学习，模拟、设计或者建模，作出具体规则。一方面，人工智能和机器学习。人工智能和机器学习领域的发明专利申请，需要区分基于分类、聚类、回归和降维的计算模型和算法，与计算模型和算法在各种技术领域的具体应用。神经网络、遗传算法、支持向量机、K均值、核回归等分类、聚类、回归和降维的计算模型和算法，本身具有抽象的数学性质，神经网络、推理引擎、支持向量机这样的表述，通常属于缺乏技术性的抽象模型。与之对比，如果分类方法应用于技术目的，生成训练集的步骤和训练分类器支持技术目的的实现，则应当认为作出了技术贡献。另一方面，模拟、设计或者建模。模拟、设计或者建模的权利要求通常属于数学方法或者智力活动。在计算机辅助设计特定产品、系统或者过程的情况下，需要判断所确定的与技术对象的功能有内在联系的技术参数是否基于技术考虑，如果基于技术考虑则具有技术目的。

第二，大幅调整“智力活动、游戏或者商业方案、规则和方法”。原《专利审查指南》对此部分作出统一的笼统规定，2018年《专利审查指南》区分“智力活动的方案、规则和方法”，“游戏的方案、规则和方法”和“商业活动的方案、规则和方法”分别加以规定。首先，如果一项方法权利要求中的所有方法步骤都是由智力活动实现的，则属于不受专利法保护的智力活动的方案、规则和方法；如果要求保护的方法需要使用技术手段（例如计算机、测量装置等）来执行其中至少一个步骤，或者如果其将物理实体作为产物，那么不是智力活动的方案、规则和方法。其次，如果权利要求保护的主题限定了实施游戏规则的技术手段，那么其具备专利法所规定的技术特性，同时游戏规则本身或者游戏规则本身的纯自动化实现不能给权利要求带来创造性。需要从工程师或者游戏程序员的角度来评估游戏规则实现的创造性，该技术人员的任务是实现由游戏设计者给予他的游戏规则。还有，如果权利要求保护的主题限定了商业方法至少一些步骤是通过技术手段实现的，例如计算机、计算机网络、可编程装置等，那么其仍然属于专利法的保护客体，需要根据哪些特征对发明技术特性作出了贡献来判断其新颖性和创造性。

第三，在“计算机程序”部分增加了“计算机实施的发明”。计算机程序本身被排除在专利法保护客体的范围之外，但是该排除并不适用于具有技术特性的计算机程序。也就是说，如果计算机程序在计算机上运行时产生了“进一步的技术效果”，则可以成为受到专利法保护的客体。其中，“进一步的技术效果”，是指超出计算机程序与运行计算机程序的计算机硬件之间的正常的物理交互的技术效果。例如，计算机中的电流循环，其本身不足以赋予计算机程序技术特性；控制技术过程或者计算机本身的内部功能或者界面，可以赋予计算机程序技术特性；指定控制汽车的防抱死制动系统、压缩视频、恢复失真的数字图像等，均属于产生了进一步的技术效果。另外，将“涉及计算机、计算机网络或者其他可编程装置的权利要求表达，其中至少一个特征是由计算机程序实现的”称为“计算机实施的发明”，如果采用计算机实施方法、计算机可读存储介质或者设备的权利要求的方式则由于使用了相应的技术手段而具备技术特性。

进一步，“计算机实施的发明”部分规定了“信息建模、编程活动和编程语言”。通常而言，信息建模是系统分析人员在软件开发第一阶段进行的对现实世界系统或者过程的描述，是缺乏技术特性的治理活动，从而信息建模的建模语言规范、信息建模过程结构、信息模型固有属性、信息模型维护没有技术特性。如果发明的上下文描述了用信息模型解决特定技术问题，那么可以赋予其技术特性。编程活动是一种非技术性智力活动，只要不是在具体应用或者环境中使用并且产生技术效果，那么久不属于专利法保护客体。例如，面向对象编程，虽然其有助于程序员更加高效地编写程序，但是其本身没有解决技术问题，不具备技术特性。

二

对我国包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利授权确权规则的启示

对于包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请，需要从三个方面进行审查，同时这三个方面具有逻辑联系[1]：首先，审查涉案专利申请是否属于专利法意义上的保护客体；其次，审查权利要求是否以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围；最后，审查权利要求是否具有新颖性和创造性。欧洲专利局2018年《专利审查指南》的经验在于，（1）需要将权利要求保护的整体方案视为一个整体判断是否具有技术特性；（2）对于是否具有技术特性的判断是在不考虑现有技术状况的前提下进行的；（3）计算机程序本身不具备技术特性，数学方法本事属于智力活动规则，但是计算机程序的具体应用、数学方法的技术应用和技术实施，用于解决特定的技术问题，产生特定的技术效果，则符合专利保护客体要求；（4）在检索现有技术评价新颖性和创造性过程中，考虑技术特征作出的技术贡献。

可以说，上述四个方面在我国《专利审查指南》此次修改过程中均得到了借鉴。一是保护客体判断的技术性认定。我国《专利审查指南》此次修改稿强调，“在审查中，不应当简单割裂技术特征与算法特征或商业规则和方法特征等，而应将权利要求记载的所有内容作为一个整体，对其中涉及的技术手段、解决的技术问题和获得的技术效果进行分析。” 如果权利要求中除了算法特征或商业规则和方法特征，还包含技术特征，该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，需要整体考虑权利要求中记载的全部特征。可见，在这一过程中，技术特征与算法特征或商业规则和方法特征之间的关联程度或者关系紧密程度，是判断的关键。亦即，我国《专利审查指南》此次修改稿所规定的，“如果权利要求涉及抽象的算法或者单纯的商业规则和方法，且不包含任何技术特征，则这项权利要求属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的智力活动的规则和方法，不应当被授予专利权。……如果权利要求中除了算法特征或商业规则和方法特征，还包含技术特征，该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，则不应当依据专利法第二十五条第一款第（二）项排除其获得专利权的可能性。” 通常而言，专利法第二十五条和第二条的审查也是在未对现有技术进行检索过程前进行的。

二是新颖性创造性判断的非技术特征考量。我国《专利审查指南》此次修改稿对ICT产业该类型专利申请的新颖性和创造性审查，建立了两个规则：全面考虑规则和整体考虑规则。其中，“全面考虑规则”是指，对包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行新颖性审查时，应当考虑权利要求记载的全部特征，所述全部特征既包括技术特征，也包括算法特征或商业规则和方法特征。“整体考虑规则”是指，对既包含技术特征又包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行创造性审查时，应将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑。“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系”是指算法特征或商业规则和方法特征与技术特征紧密结合、共同构成了解决某一技术问题的技术手段,并且能够获得相应的技术效果。这一点与欧洲2018年《专利审查指南》秉持的贡献论存在较大差异，使得专利申请更容易通过新颖性创造性的审查。

[注]

[1] 参见张鹏：《专利授权确权制度原理与实务》【M】，北京：知识产权出版社2012年版，第四章第六节。

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