文/ 杨勇  华东政法大学知识产权法律与政策研究院 研究员

      郑悦  上海市协力律师事务所、网舆勘策院 特聘研究员

虽然本案的申请人李小龙公司以李小龙的女儿为法定代表人，又具有李小龙“形象权”的管理权，然而，本案并非因“侵犯他人在先权利”而导致的无效宣告。国家知识产权局审理本案所依据的并非李小龙公司的在先权利，而是真功夫使用李小龙肖像作为品牌标志而对消费者造成的误导与欺骗。

就真功夫商标中使用了李小龙的荧幕经典动作而言，固定的某个动作并不是我国肖像权或者著作权的保护范围，不能因为某个人做了一个动作，就禁止他人在经营活动中使用相同动作或者注册商标。所以，本案所涉及的争议仍然是真功夫使用李小龙肖像注册商标的问题，而非使用了李小龙的经典动作。

2022年8月-9月，国家知识产权局对广州市真功夫餐饮管理有限公司（以下简称“真功夫”）申请的20余件含有“李小龙肖像”的商标作出无效宣告决定。该20多件含有李小龙肖像商标的无效宣告裁定书中所载理由均类似，即“争议商标与李小龙的肖像及经典动作几近相同，作为商标使用在核定商品上，易使消费者对商品的来源等特点产生误认，已构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形”。[1]真功夫持有的该部分“李小龙肖像”商标之中，最早的申请日为2004年，最早的核准注册日为2007年。理论上，该批商标距离注册日早已超过五年，已经成为商标法意义上的稳定商标。除非以不予注册的绝对理由予以无效宣告，否则，一般认为这类商标的效力再受争议的可能性较小。

那么，真功夫持有的20余件商标被宣告无效，将产生怎样的法律效果？李小龙亲属一方采取的维权策略是什么？使用人物形象作为商标注册或使用应当如何避免侵犯他人在先权利？本文将对上述问题进行分析。

（一）“李小龙肖像”系列商标无效宣告决定尚未生效

根据《商标法》第45条第2款之规定，当事人对国家知识产权局的决定不服的，在收到无效宣告通知之日起三十日内可以向法院起诉。[2]相关报道显示，真功夫称已经就该批商标的无效宣告裁定向法院提起行政诉讼。[3]因此，国家知识产权局在8月25日作出的批量无效宣告决定事实上还未生效，目前该批商标的效力还处于待定状态。当人民法院就“李小龙肖像”商标的无效决定作出生效判决之后，该批商标的效力为自始无效。

在真功夫作为被无效宣告商标的申请人已经提起行政诉讼而尚未有生效判决出现前，准确而言，真功夫含有李小龙肖像的系列商标尚处于效力待定的状态。事实上，真功夫就其注册商标享有的禁止他人使用的权利实质已经无法再通过诉讼途径实现。这是因为，当真功夫以已经被作出无效宣告的注册商标作为权利基础去对其他方提起侵权诉讼，法院有可能考虑真功夫的所依据的注册商标权利基础不稳定，为避免争议而认定该种维权诉讼属于需要以权利商标的有效性得到确定为前提再行处理的纠纷。故尽管真功夫享有的注册商标专用权尚未确定地处于无效状态，但其权利行使已经受到阻碍。

真功夫称本次无效宣告决定并不会影响其品牌的运营，此言指的是真功夫已经逐步开始使用新的商业标志，不过从法律角度而言，真功夫被无效宣告的标识也仍然可以继续使用。虽然真功夫实质上已经无法就该批注册商标进行维权，或者说其行使商标权将受到极大阻碍，而这并不影响真功夫的自行使用。只不过，无论是真功夫商标的注册还是其自行使用，这两种行为均是与李小龙的在先肖像权产生冲突的。商标注册并不意味着有权使用，同时，商标被无效宣告也并不意味着不能自行使用。真功夫是否就“李小龙肖像”拥有有效的商标权从来都不是对其侵犯李小龙肖像权指控的有效抗辩。正因如此，李小龙公司才可以在2019年真功夫尚持有有效的“李小龙肖像”商标之时就对其提起侵权之诉。

（二）国家知识产权局认定“李小龙肖像”商标属于“夸大宣传并带有欺骗性的”

在真功夫申请的含有李小龙肖像图案的20件图形商标或图文组合商标宣告无效的案件中，从无效宣告裁定书可知，申请人李小龙文化信息咨询（上海）有限责任公司（以下简称“李小龙公司”）提出无效宣告请求所依据的是2001年《商标法》第10条第1款第7、第8项。我国对跨新旧法问题适用“实体问题适用旧法，程序问题适用新法”的规则。由于真功夫“李小龙”系列商标申请日均在2001年以后、2013年以前，因此对其中的实体问题适用2001年《商标法》。在申请人李小龙公司所主张适用的2001年《商标法》的第7、第8项条款之中，第7项是“夸大宣传并带有欺骗性的”，第8项“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”相对于前7项而言属于兜底条款。根据我国法律适用规则，有特殊条款适用特殊条款，当没有特殊条款能够适用时，才适用一般条款或兜底条款。当行政机关或司法机关进行认定时，如认为符合特殊条款规定的情形，就会直接适用特殊条款，不再适用兜底条款。因此，国家知识产权局已经认定争议的使用“李小龙”肖像的商标属于第7项情形，而未再就低8项作出认定。

由此可知，虽然本案的申请人李小龙公司以李小龙的女儿为法定代表人，又具有李小龙“形象权”的管理权，然而，本案并非因“侵犯他人在先权利”而导致的无效宣告。国家知识产权局审理本案所依据的并非李小龙公司的在先权利，而是真功夫使用李小龙肖像作为品牌标志而对消费者造成的误导与欺骗。

需要明确的是，李小龙公司本次提起的是对真功夫申请的含有李小龙肖像商标的无效宣告请求，而非侵权诉讼。商标的无效宣告程序和侵权诉讼属于并行不悖的程序，可以同时进行，没有先后顺序的要求。真功夫公司以李小龙肖像申请注册商标以及在商业经营活动中使用的行为，均侵犯了李小龙的肖像权。根据《民法典》第994条之规定，死者姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗体等受到侵害的，其配偶、子女、父母均有权请求侵权行为人承担侵权责任。[4]早在2019年，李小龙公司就已经向上海市第二中级人民法院提起了人格权侵权之诉，要求真功夫停止使用李小龙的形象。[5]由此，就真功夫未经许可使用李小龙肖像以及将含有李小龙肖像的图案注册为商标的行为，李小龙公司已经分别提起了民事诉讼以及无效宣告请求。

如前所述，本次国家知识产权局作出无效宣告决定所依据的是商标不予注册的绝对理由，而非相对理由。商标不予注册的绝对理由是指商标的注册会破坏公共秩序、损害公共利益，因此绝对不可以注册。[6]例如，使用国家名称、国旗、国徽等；商标不具有显著性；以及，本次李小龙公司所依据的2001年《商标法》第10条第1款第7项“夸大宣传并带有欺骗性的”。对于属于绝对理由的情形，国家知识产权局会在受理商标申请后主动进行审查，任何人发现这种情形均可以提出无效宣告请求，也不受5年争议期的限制。这也就是为什么争议商标申请日均在十几年前，但国知局仍然予以无效宣告。而不予注册的相对理由是指会损害特定在先权利人的利益，这种情况下只有在先权利人才可以提起无效宣告请求。在此前提下，本案中提起无效宣告请求的请求无需是李小龙公司或李香凝本人，任何人均有权依据2001年《商标法》中的“夸大并带有欺骗性”这一绝对条款对真功夫持有的商标提出无效宣告请求。

李小龙公司所采取的在提起民事诉讼的同时对侵犯其在先权利的商标提出无效宣告是受到抢注行为侵害的权利人所通常采取的策略。一方面，迅速提起侵权之诉，使复杂的纠纷尽快进入解决过程中；另一方面，对侵权行为人所仰仗的抢注的商标予以无效宣告，断其根本。在行政程序所花费时间短于诉讼程序的情况下，行为人仍有可能在诉讼程序判决前获得无效宣告决定，从而促使诉讼中出现有利于权利人的判决。

本案中，真功夫被无效的该部分商标均含有“身着紧身黄衣、摆出李小龙在电影中的经典动作的人物形象”。该形象不但使用了李小龙个人在影视作品中的经典动作，面容和李小龙本人几乎一模一样，同时身着李小龙的经典黄色紧身衣，紧身衣所勾勒出的肌肉线条也与李小龙本人一致无二。加之商标的文字部分为“真功夫”一词，当该穿着黄色紧身衣、酷似李小龙的形象与“功夫”一词同时出现，毫无疑问，所有人都会联想到知名华人功夫影星李小龙。在这种情况下，除非是真功夫确实获得了李小龙在世直系亲属的肖像授权，否则，其擅自将李小龙的肖像注册为商标，在实际经营中配以“真功夫”文字使用，该种使用方式侵犯了李小龙的肖像权几乎无可争议。

对比若干年前的“乔丹案”，可知剪影与肖像画在对人物的识别性上的确相去甚远。在迈克尔·乔丹对乔丹体育注册的第6020578号“乔丹及图”商标的提起的商标无效宣告案件中，最高人民法院最终以“乔丹及图”商标所显示的黑色人影不具有可识别为迈克尔·乔丹本人的特征而认为该形象不能明确地指代乔丹本人，最终未能支持迈克尔·乔丹关于争议商标侵犯其肖像权的主张。[7]

要避免对他人肖像构成侵权，则商标使用人或注册人应当取得肖像权人的许可，或者避免使用他人肖像作为商标。即便所使用的商标是本就是品牌经营者、创始人，如老干妈辣椒酱上使用陶华碧女士的肖像，也应当注意经营者或创始人个人必须对公司进行肖像授权。

就真功夫商标中使用了李小龙的荧幕经典动作而言，固定的某个动作并不是我国肖像权或者著作权的保护范围，不能因为某个人做了一个动作，就禁止他人在经营活动中使用相同动作或者注册商标。所以，本案所涉及的争议仍然是真功夫使用李小龙肖像注册商标的问题，而非使用了李小龙的经典动作。